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论美国基因专利权利用尽原则的适用与启示
2015年04月24日 09:51 来源:《知识产权》2015年第2期 作者:李菊丹 宋敏 字号

内容摘要:

关键词:专利权用尽原则;转基因种子;基因专利

作者简介:

  摘要:专利用尽原则是专利法中的一项基本原则,旨在限制专利权人过度干涉专利产品的售后使用。随着转基因种子等具有自体复制功能的技术或产品的出现与应用,专利技术的使用行为和专利产品的制造行为较难分辨,专利权用尽原则在这一领域的适用变得更为复杂。本文通过梳理专利权用尽原则在美国司法判例中的应用与发展,并就专利权用尽原则在转基因专利种子领域的应用展开讨论,以期对我国相关问题有所启示。

  关键词:专利权用尽原则 转基因种子 基因专利

  自上世纪八十年代以来,有关基因发明专利保护的问题一直成为世界各主要国家以及学术界的关注焦点,其原因在于“基因发明通常居于生物科技产业链的上游位置, 而伴随上游专利的,是下游生物科技产业须支付昂贵的专利许可费”1 。与早期主要讨论基因发明的可专利性问题不同,当前各国及学界主要关注的是基因专利的保护范围以及是否应当加以限制的问题。专利权用尽原则就是一项旨在限制专利权的行使、平衡专利权人私人利益和社会公共利益的一项重要制度。根据专利权用尽原则,专利权人有权从其专利产品的首次销售中获得补偿,并保留制造和首次销售其他专利产品的权利,而消费者可以使用或再次销售该特定专利产品,无需支付额外费用。具有自体复制功能技术(self-replicating technology)的出现,使得专利权用尽原则的适用更为复杂,“因为消费者的使用行为实质上包含了对相同专利产品的制造” 2 ,因此“如何在自体复制技术领域适用专利权用尽原则是不清楚的” 3 。本文拟就基因专利权利用尽原则的适用问题展开讨论,首先梳理专利权用尽原则在美国司法判例中的应用与发展,然后就专利权用尽原则在转基因专利种子领域如何应用的问题进行论述,以期对我国相关问题有所启示。

  一、美国专利权用尽原则的司法实践与发展

  “专利权用尽原则是美国专利法中的一项基本原则” 4 ,“在美国已存在150多年” 5 ,通过一系列司法判例发展而来,目前已成为一项基本的专利权侵权的抗辩理由。专利权用尽原则本身也从十九世纪提出的一种意在确保财产权自由行使的“单纯主张”(straight-forward proposition),随着二十世纪新技术的不断出现,发展成一种模糊的专利保护政策。美国法院通过一系列关键的司法判例展现了专利用尽原则的发展变化。

  (一)合理补偿理论与首次销售理论

  专利权用尽原则最早可以追溯到1852年的Bloomer v. McQuewan案6 。美国联邦最高院法院在该案中阐述了有关专利权用尽原则的合理补偿理论,认为适用权利用尽原则主要出于两个基本动机:“(1)出于阻止专利权人获得没有根据补偿的期望;(2)对个人财产赋予永久限制的极不信任” 7 。也就是说,专利权人对专利的控制,是基于获得合理补偿(Fair Compensation, But Nothing More)的需要,一旦合理补偿获得满足,专利权人就不能以专利权为借口继续控制专利产品。美国联邦最高法院在1873年Adams v. Burke案8 中又提出了首次销售理论来解释专利权用尽的适用。在该案中,密封盖的专利权人禁止首批购买人(original purchasers)在某些特定领域使用密封盖。法院认为,当专利权人或者专利持有人出售了其唯一价值在于使用的专利设备或机器时,其就获得了该项发明创造的报酬,应放弃限制相关设备或机器使用的权利。这就是我们通常所说的首次销售理论(the First Sale Doctrine)。无论是合理补偿理论还是首次销售理论,均旨在限制专利权人对已售专利产品的干涉,使产品购买人有充分的自由处理和使用其合法财产。

  由于“美国的专利权用尽原则主要由判例形成,其在实际应用中产生了诸多适用问题” 9 ,随着专利产品组成以及销售方式的日益复杂,确认是否以权利用尽为目的销售专利产品成为司法实践中的一项复杂工作。1942年United States v. Univis lens Co.案10 是一个涉及未完成专利产品的权利用尽问题的典型案例。有学者称这是美国联邦最高法院在2008年“Quanta案之前最后一次适用专利权用尽原则/首次销售原则” 11 。在该案中,专利权人Univis向批发商批发了一批受专利保护的透镜光片(1ens blanks),由批发商实施打磨光片步骤,完成镜片最后制作环节后进行销售。Univis要求批发商根据固定价格销售透镜的行为,涉嫌违反美国《反托拉斯法》。法院认为,“尽管本案涉及的是一个未完成的专利产品,但该产品包含了发明专利的实质性特征,属于专利保护范围,并且该产品注定将根据专利要求由购买者完成镜片制作,这就意味着专利权人已经销售了他的发明” 12 ,从而基于专利权用尽的理由判决Univis没有权利确定制作完成的镜片的再售价格。本案表明,只要专利权人销售了专利产品,不管该专利产品是以“完成状态”出售,还是以“未完成状态”出售但由购买者完成制作并进行转售的,专利权用尽原则均应当予以适用。

  (二)附条件销售理论

  当涉及专利产品的附条件销售或者专利产品中包含若干不同的专利发明时,专利权用尽问题在实践中的应用变得更加复杂。联邦巡回法院通过1992年Mallinckrodt Inc. v. Medipart Inc.案13 开始为专利持有人提供更多的权利,并创了附条件销售理论(the Conditional Sale Doctrine)来解释专利权用尽。本案原告拥有一种呼吸设备的专利,该设备能将药物通过喷雾方式治疗肺部。该产品生产后销售给医院,并在包装标明“一次性使用”。但产品的购买者不顾标明的“一次性使用”要求,雇佣Medipart对该设备进行改造,使得医院可以多次使用该产品。联邦巡回法院认为,本案中的一次性使用限制是可以实施的,属于专利权范围内的合理限制。在Jazz Photo Corp. v. International Trade Commission案中,联邦巡回法院进一步强化了附条件销售理论。该案原告对一次性相机使用的装有镜头的胶片包拥有专利权,该胶片包在美国境内外进行销售。当一次性相机销往海外市场后,被告将其翻新改装并回销美国市场。根据附条件销售理论,联邦巡回法院认为被告的行为属于允许范围内的修理更换,因为专利产品的购买者有权使用、修理、修改、抛弃或者转售该专利产品,只要遵守压倒一切的销售条件(overriding conditions of sale)。也就是说,如果没有销售条件的限制,当原告向专利产品销往国外时,其专利权用尽,无权阻止专利产品购买人对专利产品的翻新改装。如果专利权人在首次销售该专利产品时,附加了另外条件,则另当别论。

  (三)专利保护的限制解释

  与联邦巡回法院强调专利权保护不同的是,美国联邦最高法院近年主要通过积极适用专利权用尽原则对专利保护范围进行限制性解释。2007年的Microsoft Corp. v. AT&T Corp.一案14 是联邦最高法院践行这种专利政策的典型案例。在该案中,AT&T是某语音处理软件的专利权人,指控Microsoft将使用该语音处理软件专利的Windows软件系统,安装在其在国外销售的硬件设备中的行为,构成专利侵权。法院认为,这一软件代码的销售行为不符合美国法典(专利法)第271条(f)关于发明专利组件销往国外组装的条件,因为“没有源于美国的物理客体组装在外国计算机上”。尽管联邦巡回法院在之前的判例中将第271条(f)的规定仅适用于国际贸易,但法院澄清说,在另一个国家制造和销售专利产品不构成专利侵权,这是一个判断专利侵权的一般原则,第271条(f)没有对此做出例外规定。正如名言所说的那样,制造商可以使用链齿生产设备每小时生产数万条链齿,但不能生产组成该链齿生产设备的数以万计的零件,其中包括链齿。通过本案,联邦最高法院进一步明确专利产品的首次销售将穷竭专利权人对该产品的所有专利权能。

  (四)方法专利的专利权用尽

  美国联邦最高法院在2008年Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. 一案15 中继续贯彻了通过专利用尽原则弱化专利保护的政策。LG Electronics 拥有以计算器处理方法(computer process methods)的专利,并将其许可给Intel使用,Intel将LG处理方法程序装入微处理机和芯片,随后出售给计算机产品生产厂家。LG许可的其中一个条件是Intel用户不能将含有LG方法专利的Intel产品与非Intel部件合并组装。法院驳回LG提出的关于专利权用尽原则不适于方法专利的论断,判决本案中不存在专利侵权,因为方法仍然必须体现在产品之中,该产品的首次销售就穷竭了专利权。联邦最高法院在Quanta案中通过再次确认专利容易受到专利权用尽原则的影响,摒弃了联邦巡回法院以附条件销售理论否定专利权用尽的做法,坚持了务实的知识产权保护态度,并指出专利权人希望在方法专利上不适用专利权用尽原则的真实意图在于比产品专利更简单地起草方法专利的权利要求。联邦最高法院基于维持积极适用专利权用尽原则的考虑,没有为方法专利提供专利权用尽原则的适用例外。

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